江蘇某建筑集團有限公司侵犯“匯麗”注冊商標案

武漢市工商局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工商分局

一、案件背景

2011年11月14日，根據(jù)武漢市工商局《商標廣告監(jiān)督管理轉辦單》及“匯麗”商標專用權人上海匯麗集團有限公司投訴，經(jīng)核查后，對施工方江蘇某公司涉嫌侵犯“匯麗”商標專用權違法行為予以立案調查。

經(jīng)查明，當事人為轄區(qū)某項目室內裝修工程分包商，經(jīng)開發(fā)商認可，當事人、開發(fā)商及工程總承包商簽訂了三方《合同協(xié)議書》，約定裝修材料(包括復合地板)由當事人采購，其中，工程地面強化復合地板安裝總面積為12560.84㎡，投標價為93.368元/㎡，指定品牌為城市主流、匯麗、萊茵陽光三種。9月10日，當事人與湖州某有限公司簽訂復合地板《采購合同》，分3次采購6748.4995㎡復合地板，采購單價60元/㎡，包括安裝費、運費、腳線等。購進后，安裝到當事人承接裝修工程上，其中，前兩次購進（合計面積：2780.8158㎡）的己全部安裝，第三次（11月13日）購進的（面積：3967.6837㎡，折合成片為19162片）被本局2011年11月14日現(xiàn)場檢查時查封，當事人使用侵權商品非法經(jīng)營額630093.90元。上述復合地板單片紅色底面均印有 “匯麗木業(yè)”四個黑色油墨字。

另查明，“匯麗”為上海匯麗集團注冊商標，并于2002年2月8日經(jīng)國家工商總局商標局認定為馳名商標。

2012年4月，我局依法認定當事人行為侵犯“匯麗”商標專用權，并依《商標法》對當事人作出行政處罰。

二、爭議焦點

本案中標有“匯麗木業(yè)”字樣的復合地板定性為侵權產(chǎn)品不存爭議，但就施工方在建筑工程中安裝使用侵犯注冊商標專用權商品如何定性產(chǎn)生了爭議。

一種觀點認為，不能定性施工方使用行為為侵權行為，應依據(jù)《武漢市禁止生產(chǎn)和銷售假冒偽劣商品條例》（以下簡稱《條例》）第六條（一）項“未經(jīng)注冊商標所有人許可并履行相關手續(xù)，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似商標的”的規(guī)定定性侵權商品為假冒偽劣商品，依《條例》第五條“禁止生產(chǎn)、銷售假冒偽劣商品”、第三十五條“建設單位或者施工單位在建設工程中使用假冒偽劣建筑材料、建筑構配件和設備的，由監(jiān)督管理部門責令停止使用；知道或者應當知道是假冒偽劣商品而購買、使用，拒不提供或者不如實提供假冒偽劣建筑材料、建筑構配件和設備的生產(chǎn)者、供貨者的，比照本條例第三十二條的規(guī)定處罰。定性施工方違法行為”的規(guī)定，根據(jù)本案查明的事實不宜作行政處罰。

另一種觀點認為，應依《商標法》第五十二條（二）項“銷售侵犯注冊商標專用權的商品的”的規(guī)定直接定性施工方行為為侵權行為，并依《商標法》第五十三條、《商標法實施條例》第五十二條予以處罰。

究其爭議核心，就是建筑工程中使用侵權產(chǎn)品能否定性為“銷售”行為。

一方認為，1、《商標法》第五十二條、《商標法實施條例》第五十條及《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條共規(guī)定了10種侵犯注冊商標專用權的行為，在建筑工程中使用侵權商品是否屬侵權行為，法律未作明確規(guī)定，硬性處理無法可依；2、“銷售”含義簡單說就是商品的買賣，而建筑工程中使用建筑材料，可以說是一件商品制作過程，與銷售的含義不盡相同；3、《產(chǎn)品質量法》、《武漢市禁止生產(chǎn)和銷售假冒偽劣商品條例》均將建筑工程中使用不合格材料違法行為單列，未列于銷售范疇。

另一方認為， 1、當事人的行為非自用，不是消費使用行為；2、使用過程侵權商品所有權發(fā)現(xiàn)轉移。從采購、安裝到工程竣工交付開發(fā)商，侵權復合地板的所有權相應發(fā)生轉移；3、有明顯的購銷差價。當事人的施工合同及采購合同中，均有明確的商標、價格，兩者有明顯的購銷差價，究其本質，是一種“銷售”行為； 4、大量先行案例，對建筑工程中使用侵權商品均定性為銷售，如，國家工商總局發(fā)布的2008年保護外國企業(yè)注冊商標專用權十大典型案例之一“Armstrong”注冊商標專用權案。

建筑工程中的施工方使用侵權產(chǎn)品能否定性為“銷售”，要根據(jù)包工的方式區(qū)別對待，現(xiàn)在施工方式通常有兩種，一是單純包工，即施工者只出勞務；二是包工包料，即施工者既采購材料，又負責材料的安裝使用，對于第一種方式，很明顯不是一種銷售行為，而第二種方式，更支持定性為“銷售”侵權產(chǎn)品，理由：

從認定侵權要素看，建筑工程中使用侵權商品，符合認定侵權的四要素，即，損害事實的客觀存在、行為的違法性、損害事實是違法行為造成的、行為的故意或過失。

從銷售的本質來看，“銷售”屬于買賣法律關系范疇，根據(jù)《合同法》第一百三十條“買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人，買受人支付價款的合同”的規(guī)定，建筑工程中使用侵權產(chǎn)品其目的就是經(jīng)營性目的，購入、安裝、交付業(yè)主整個流轉過程，商品的所有權發(fā)生轉移，本質是就是一種“買賣法律關系”。此外，根據(jù)《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例實施細則》第六條“一項銷售行為如果既涉及應稅勞務又涉及貨物，為混合銷售行為”的規(guī)定，包工包料方式就是典型的混合銷售行為。

從“使用”性質來看，施工方中使用侵權產(chǎn)品是一種經(jīng)營行為，非消費行為，產(chǎn)品的成本高低，直接影響收益的多少。

從法律適用原則來看，《商標法》為法律、特別法，《武漢市禁止生產(chǎn)和銷售假冒偽劣商品條例》為地方性法規(guī)，上位法優(yōu)于下位法、特別法優(yōu)于一般法原則，也應適用《商標法》。

從商標權利人角度看，侵權產(chǎn)品在當事人購入、安裝、交付業(yè)主整個流轉過程中并不會發(fā)生任何本質性的變化，侵權標識一直存在，侵犯了權利人注冊商標所有權。

三、案件評價

建筑領域涉及80多個行業(yè)，相互交雜，魚龍混珠，同時，近年來，國家對房地產(chǎn)行為的調控力度不斷加強，一些不法開發(fā)商為了節(jié)約成本，侵權、假冒建筑材料，虛假廣告、霸王條款等違法行為不斷發(fā)生，工商機關作為流通領域監(jiān)管主要行政機關之一，應積極作為，形成一套長效監(jiān)管機制。

一是找準切入口。建筑工程的主管部門為建管部門，對于工商機關的檢查，一方面開發(fā)商、施工者都有抵觸情緒或拒不配合，另一方面很多工商執(zhí)法人員也不知道干什么，而事實上，現(xiàn)有的工商職能有很多手段可以切入，如，虛假廣告、建筑材料質量、商標、格式合同，可以通過一個點，打開一個面，從而形成對一個領域的全方位監(jiān)管。

二是尋求支持者。一項建筑工程涉及開發(fā)商、監(jiān)理方、承包商、分包商、材料供應商等多個方方面面，他們從某種意義上講是一個利益共同體，查辦案件就是與違法份子的博弈的過程，工商執(zhí)法人員不能孤軍作戰(zhàn)，如何打破利益關系，獲取支持，取得有效證據(jù)，為查辦此類案件關鍵所在。就拿本案來講，案件調查過程中，一方面辦案機關多次將查辦情況向開發(fā)商以及開發(fā)商的投資公司、監(jiān)理方通報，講明歷害關系，尋求支持，另一方面將調查情況函告建管部門，并積極與公安機關聯(lián)系，尋求配合，形成合力，震懾違法份子。

三是學會自我保護。建筑領域違法案件一般案值大、影響大，辦案人員要學會自我保護。一是要學會保護自身人生安全，如需采取查封扣押等行政強制措施時，需提前計劃，制定預案，必要時，可提請公安機配合；二是規(guī)避辦案風險，對予構成移送、移交標準的案件一定要及時依法辦理移送、移交，規(guī)避辦案風險。本案中，案件處罰完畢，辦案單位既將當事人移送公安機關，又將侵權產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家移送所屬地工商機關，此外，還將處理結果通報開發(fā)商、監(jiān)理方。

經(jīng)檢總隊點評：本案最值得各地借鑒的是對建筑裝飾領域使用侵犯注冊商標專用權產(chǎn)品的能否定性為“銷售侵權商品”，辦案機關從“包工包料”和“非終端消費”兩個方面進行了定性分析，揭開“使用者”即為以營利為目的經(jīng)銷者的實質。這是該案的難點。此外，商標侵權行為依法由工商機關獨家管轄，無論發(fā)生在哪個領域，與其他任何機關不會發(fā)生管轄沖突，而產(chǎn)品質量、限制競爭等則不然。